文/集佳知識產權代理有限公司 李春暉

　　摘要：

　　最新司法解釋法釋〔2016〕1號第8條對功能性特征提出了定義和不同于傳統等同原則的等同標準。這種對功能性特征和普通技術特征的區分在技術層面是困難的，在權利層面會導致權利要求保護范圍因技術特征會否被認定為功能性特征而產生極大不同，從而推動產生一些不必要的爭議，影響權利人行使權利。事實上，美國司法實踐以及功能性特征與普通技術特征在權利要求中的目的、在語言學上的關聯、在司法實踐中的解釋方式、等同原則與功能性特征的根源與目的等，均表明功能性特征應與普通技術特征一樣適用傳統的等同原則。即，對功能性特征等同侵權的標準，應為“以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果”。

　　關鍵詞：

　　功能性特征 等同原則 反向等同原則 權利要求的解釋

　　一、問題的提出：功能性特征不再適用等同原則？

　　在我國專利實踐中，《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》（下稱《規定》）第17條正式引入了等同原則，確立了等同原則的基本標準，即手段、功能、效果的基本相同。

　　審查指南提及了“功能或者效果特征”及“功能性限定的技術特征”，但未直接定義。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下稱《解釋》）第4條涉及“以功能或者效果表述的技術特征”，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號，下稱《解釋二》）則直接定義了功能性特征。三者所指為同一對象。

　　在侵權救濟程序中，《解釋》第4條規定，“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。”若被控產品與說明書及附圖（以下僅稱“說明書”）記載的具體實施方式不相同也不等同，即使其落入功能性特征1的語義范圍也不侵權。

　　該第4條涉及了“等同”。從其措辭來看，這里的“等同”非指傳統的等同原則，而是功能性特征的解釋所使用的一種手段。它與等同原則的標準有何異同？在這一點上存在分歧。分歧主要在于對功能和效果這兩個要素，是“相同”還是“基本相同”。若考慮到該第4條的目的是“確定技術特征的內容”，亦即解釋權利要求的技術特征，而非進行侵權判定，認為該“等同”的標準是“基本相同的手段、相同的功能和效果”是有道理的，畢竟功能性特征就是用功能或效果來限定該技術特征本身2。相對于傳統的由三個“基本相同”構成的“標配”等同原則而言，我們不妨將只有一個“基本相同”的“等同”稱為“低配等同”。

　　基于前述可自然推知，對于經說明書和附圖解釋的功能性特征仍可適用等同原則。即，經過《解釋》第4條的解釋，功能性特征的內容包括與說明書中的具體實施方式以相同或基本相同的手段實現相同的功能和效果的實施方式。這是判定字面侵權（相同侵權）的基礎。進一步，在等同原則之下，與該功能性特征相比，以基本相同的手段，實現基本相同的功能和效果的技術特征，為等同技術特征，構成等同侵權的基礎。

　　然而，最新頒布的《解釋二》第8條規定：“與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征3相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且……4在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的，……與功能性特征相同或者等同。”其中，“與功能性特征相同或者等同”這樣的措辭使得該第8條的邏輯比較凌亂。如果說第8條的目的在于直接規定如何判定功能性特征的相同或等同的標準的話，則相當于廢除了《解釋》第4條。而如果說《解釋二》第8條的目的在于進一步細化《解釋》第4條的話，則“與功能性特征相同或者等同”這樣的措辭又與該第4條確定功能性特征的內容的目的不符。

　　事實上，按權威解釋，《解釋二》第8條即功能性特征的最終保護范圍，不應再對功能或效果進行“二次等同”5，這就是為什么使用了“與功能性特征相同或者等同”這樣的措辭。即，雖然最高人民法院聲稱《解釋二》不與《規定》和《解釋》相抵觸，不存在取代它們的問題6，事實上《解釋二》第8條有兩個功能：一是對依據《解釋》第4條對功能性特征進行解釋的方式進行進一步明確，二是對功能性特征的等同原則進行特殊規定。

　　進一步，從《解釋二》第8條的措辭“以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果”對應于“與功能性特征相同或者等同”兩種情況來看，唯一合理的理解為：“與功能性特征相同” 對應于手段、功能、效果均相同的情況，是對技術特征內容的確定，對應于《解釋》第4條，但相當于取消了其中的“等同”；“與功能性特征等同”則不屬于《解釋》第4條中所確定的“技術特征的內容”，而是對《規定》中等同原則的修正，即舍“標配”等同原則而采“低配等同”標準7。

　　如此，則兩個方面均存在疑問：《解釋》第4條所確立的對功能性特征內容的確定方式真的不再包含任何“等同”手段了嗎？對功能性特征本身的等同標準有必要不同于普通技術特征嗎？即使假設《解釋二》第8條中的“等同”肩挑雙重角色，既作為確定功能性特征的內容的手段的一部分（以免出現與《解釋》第4條的矛盾），又作為對功能性特征本身的等同原則的新規定，則前述第二個問題仍然存在。甚或假設《解釋二》第8條不是對等同原則的修改而是對功能性特征斷絕了適用傳統等同原則的可能性，問題則是：功能性特征不再適用等同原則嗎？

　　筆者認為：對功能性特征本身，應與普通技術特征一樣適用傳統的等同原則。

　　二、等同原則與功能性特征的美國實踐

　　等同原則源于美國專利實踐，同樣采用通行的“三個基本相同”的等同標準。

　　我國《解釋》第4條類似于美國專利法第112條f款：“組合方案權利要求中的特征可以被表達為執行指定功能的手段或步驟，而不記載支持該功能的結構、材料或動作。這樣的權利要求應被解釋為覆蓋說明書中所描述的相應結構、材料或動作，以及其等同方案”。該條款是發源于Westing-House v. Boyden Power Brake, Co.案8的衡平法原則“反向等同原則”針對功能性特征的具體化9。該原則的含義是即使被控方案在權利要求字面含義范圍內，但與體現于具體實施例的真正發明相比是以實質上不同的方式實現相同或相似的作用，則不構成侵權10。可見，《解釋》第4條和美國專利法系從正面陳述如何解釋功能性特征，而作為侵權抗辯原則的反向等同原則系從反面涉及何種技術方案不構成侵權。為論述方便，本文將兩方面均稱為“反向等同原則”，并在提及該原則時僅指代上述解釋方式，并不意味著相關機構或文獻明確提出了“反向等同原則”這個概念。

　　關于等同原則與112條的“等同”之間的關系問題，美國聯邦巡回上訴法院在Pennwalt Co. v. Durand-Wayland, Inc.案（1987年）11中，認為112條中的“等同”涉及的是相同侵權的判斷，而非等同侵權的判斷。 1997年，美國最高法院在Warner-Jenkinson案12中進一步確認，1952年美國專利法第112條并未取消等同原則。

　　這樣，在經反向等同原則“解釋”（法律問題）之后的權利要求基礎上可再施加作為侵權判定原則的等同原則（事實問題），即“三個基本相同”的標準13。

　　三、功能性特征仍應適用等同原則

　　可見，關于等同原則和功能性特征，我國很大程度上借鑒了美國的專利實踐。然而《解釋二》第8條對美國實踐進行了一些修改，筆者認為理由并不充分。

　　1．功能性特征與普通技術特征沒有實質性區別

　　首先，它們在權利要求中具有相同的目的，即概括說明書中的具體實施方式。即使對于所謂非概括性的技術特征，可以認為其在說明書中的具體實施方式就是其自身。

　　其次，二者在語言學上是相關聯的，沒有不可逾越的界限：功能性特征的使用多因技術發展和語言局限導致找不到恰當的已有術語。很多普通術語的淵源正是對其指稱的事物所完成的功能或任務的表述。《解釋二》第8條將“……僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定其實現……功能或者效果的具體實施方式的”限定功能或效果的技術特征（例如“變壓器”、“放大器”）排除在功能性特征之外14，部分目的即在于區分功能性特征與成熟普通術語所構成的普通技術特征15，這正是基于對上述淵源的正確認知。

　　與美國實踐相似，上述對適用反向等同原則的排除是因為認為已經普通術語化的功能性語言的內涵、外延是清楚明確的。但這種清楚明確至多是語言學意義上的，而非專利法意義上的。因為使用任何術語進行的概括，都應在專利文件上下文中獲得其含義（見下節）。因此，即便被排除的術語不明確適用反向等同原則，其仍然難逃依據說明書和附圖來解釋的命運。

　　2．對功能性特征和普通技術特征的解釋沒有實質性區別

　　基于前節，對功能性特征和普通技術特征的解釋也不應有任何實質性區別，而事實正是如此。

　　中外專利法都認同申請文件可對術語另有定義。對說明書有明確定義的情況當然沒有任何爭議16。但在說明書中沒有明確定義時何種情況可視為“另有定義”，有多種不同理解。一種認為若從說明書來看所用術語明顯不是其常規字面含義，則應按說明書限定其含義。另一種認為所用術語基本上都要基于說明書進行解釋，因為其含義必在申請文件之上下文中形成。我國司法實踐采后一理解。據《解釋》第2條、第3條，法院依據內部證據對權利要求的理解和解釋無任何前提條件，且內部證據優先于外部證據。這意味著法院認為權利要求的術語含義總是依據內部證據確定的，所謂的字面含義其實決定于外部證據，只有在沒有內部定義時才出場。確實，該《解釋》第2、3、4條均為對折中解釋原則17的細化，且為層層遞進的關系，第4條（反向等同原則）只是在第2、3條的規則下，針對功能性特征這種特殊情況作出的具體規定，并不意味著功能性特征之外的技術特征的解釋就與功能性特征相反。

　　換言之，針對功能性特征的反向等同原則是語言的特點、權利要求技術方案的概括的性質和方法以及利益平衡原則所導致的利用說明書和附圖解釋權利要求的一種自然的方式，并非對解釋方式的實質性改變，仍然與對權利要求的折中解釋原則是一致的。

　　從另一角度來看，對普通技術特征基于說明書和附圖進行的解釋也就是基于說明書所記載的具體實施方式的解釋，與侵權判定階段的等同原則相結合，則基本覆蓋了反向等同原則的效果（除了本文要討論的“等同”標準是否一致之外），或者說相當于反向等同原則（其中的“等同”為“低配等同”）加上等同原則（“標配等同”）的效果。例如，在東莞富增泡棉塑膠訴福建富增鞋材案18中，根據說明書具體實施方式將甲苯二異氰酸脂（TB1）解釋為TDI-90。TDI-90的性能優于被告使用的TDI-80，也就是功能、效果不同也不基本相同，因此被告使用的TDI-80不構成等同替換，不侵權。19可以看出在上述案件中，對非功能性特征的普通技術特征的解釋和侵權判定方式與《解釋》第4條的解釋方式加上等同原則是類似的。

　　3． 功能性特征對等同原則有同樣的需求

　　功能性特征與普通技術特征對等同原則也存在同樣的需求。對功能性特征完全可能存在功能和/或效果基本相同的等同侵權。

　　首先，適用等同原則的根本原因在于語言無法精確。功能性特征本身產生的根源也在于語言無法精確：尚無可用的普通術語可用。但功能性特征的“不得不用”并不意味著功能性特征“更”精確從而更不需要等同原則。相反，功能性特征本身從語言上看仍然是由普通術語（元概念）組成的描述語言構成的，這些描述中的任何詞語，包括所使用的功能/效果用語，應與普通技術特征處于同樣的地位。

　　適用等同原則的另一原因在于申請人無法預見到侵權者有可能采用的所有侵權方式20。按三-1節，功能性特征未必比普通技術特征更為寬泛21，因此沒有理由認為功能性特征比普通技術特征更能預見和覆蓋住可能的侵權方式。況且，無論是功能性特征還是普通技術特征，是否過于寬泛要與說明書所公開的內容相比較，而非僅僅取決于該功能性特征或普通技術特征的用語自身。若權利要求中的功能性特征對功能/效果的概括事實上小于說明書中具體實施方式所能支持的范圍，功能、效果或操作層面的等同完全是有可能和有必要的。

　　固然，審查指南對功能性特征是一種不提倡的態度。但是，不提倡某類技術特征僅僅是專利審查標準，并不意味著要在確定保護范圍時適用不同的解釋標準。如前所述，《解釋》第4條的反向等同原則其實只是折中解釋原則的具體體現，與對普通技術特征的解釋沒有實質性區別；而《解釋二》第8條對功能性特征設定不同的等同標準（或取消傳統等同原則），則沒有合理的理由。即使假設使用功能性特征的申請人懷有不當擴大保護范圍的“不良”意圖的話，嚴格的專利審查，以及反向等同原則的適用，也已經縮小了范圍，讓功能性特征重新回到了與普通技術特征相同的起跑線上，更何況普通技術特征的范圍未必就不寬泛。

　　當然，在適用等同原則時，對于不同的技術特征，例如必要技術特征、非必要技術特征、構成功能性特征的各種術語（元概念）、構成功能性特征在說明書中的具體實施方式的必要和非必要技術特征，以及說明書中對具體實施方式的描述所使用的各種術語（元概念）， 何謂“基本相同”會有不同的彈性。然而決定這種彈性的是該特征（術語）與技術方案的發明點的關聯度，而與功能性特征與普通技術特征的二元劃分無關。這種彈性也沒有理由導致對某類特征（例如功能性特征）完全取消“基本相同”的標準而要求嚴格相同。

　　對大量未經實質審查的實用新型的考量也是《解釋二》第8條對功能性特征采用不同的等同標準（或取消傳統等同原則）的因素之一22，但是該理由并不成立。首先，實用新型制度的缺陷與功能性特征完全是兩個方向的問題，不存在任何內在的關聯性；其次，實用新型中未經審查的不僅包括功能性特征，也包括起概括作用、可能同樣范圍寬泛的普通技術特征，沒有必要區別對待；最后，對實用新型的明顯缺陷的審查會排除部分功能性特征23，而且涉及實用新型的侵權訴訟毫無疑問會有無效程序介入以完成所缺失的“實質審查”。

　　功能性特征甚至對等同原則有更多的需要。如前所述，功能性特征的使用往往是因為技術的發展碰到了語言的局限。申請人不得不使用功能性特征這一事實（當然，是否確實“不得不”要經過審查）就意味著相關技術方案具有一定的開拓性。業內已公認創造性更高的發明應享有更寬的保護范圍24，因此從理論上說，功能性特征理應具有更寬的保護范圍。那么，功能性特征的不得不然，以及其至少在形式上的更為寬泛，所導致的更寬保護范圍也就有內在的合理性。《解釋》第4條的反向等同原則表面上看是對功能性特征的一種限制，但這種限制并非否認上述更寬保護范圍的合理性，而是防止產生并非不得不然而系蓄意謀求不合理保護范圍的情況。而當保護范圍按照反向等同原則已經收縮至說明書中的具體實施方式的時候，其至少已經取得了與普通技術特征相同的地位，應同樣適用等同原則。而若考慮到前述開拓性，甚至可以有更寬松而非相同或更嚴格的等同標準。

　　四、區別對待功能性特征和普通技術特征的弊端

　　上面詳細討論了功能性特征與普通術語的淵源和關聯，顯示它們并無實質性區別。如此的話，若強行區分二者反而會帶來問題。

　　首先是技術層面的問題：何為功能性特征將非常難以區分，從而為司法機關和當事人帶來負擔。《解釋二》第8條的排除對象，“本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式”，其判斷標準極具主觀性。加上前述功能性特征和普通術語之間的漸變性（從而——界限的模糊性），將導致實踐中非常難以操作。

　　當然，規則是否必要未必以其難度為準；然而也不能創立沒有必要或者必要性不那么高、卻高度難以實施的規則。若功能性特征與普通技術特征的區分僅僅在于是否適用反向等同原則即是否將技術特征收縮至說明書中的具體實施方式（及其低版等同），則如第三部分所述，由于對普通技術特征的解釋方式與功能性特征沒有實質性區別，在這個方面對權利人并無太大影響，則前述技術層面的困難不會構成嚴重問題。然而，若這種區分導致了是否二次等同（即是否對功能性特征本身的功能/效果適用等同原則）的問題，或者說是否對功能性特征采用相同的等同標準的問題，則前述技術層面的困難對權利人的影響極大。

　　即，在權利層面，《解釋二》第8條的規定將導致功能性特征的認定不僅涉及是否適用反向等同原則的問題，而且涉及是否可以適用等同原則的問題。這樣，是否將一個技術特征認定為功能性特征將極為重要。考慮到上述技術層面的復雜性和難度，可以預見功能性特征的認定將是侵權糾紛當事人角力的重要場所。社會公眾，甚至是權利人自身，都有可能無法準確區分功能性特征的界限，從而無法穩定預期保護范圍。

　　最后，舍棄“基本相同”，而采“相同”的標準來判定是否侵權，將十分不利于權利人。首先，眾所周知語言無法精準，權利人對功能/效果的概括和描述未必完善25。 其次，同樣眾所周知，世間絕無完全相同的兩件事物，除非涉嫌侵權人是百分百地抄襲。第三，基本不存在沒有用的技術特征，只要技術方案存在不同，一般而言定有功能/效果的差異。以上三點的結合將令權利人非常難以證明侵權。

　　五、結論

　　綜上，功能性特征與普通技術特征在權利要求中的目的、在語言學上的關聯、在司法實踐中的解釋方式、等同原則與功能性特征的根源與目的等，均顯示功能性特征與普通技術特征對等同原則有同樣的需求，甚至更多的需求。若人為區分功能性特征和普通技術特征，并限制前者適用等同原則，在技術層面是困難的，在權利層面會導致專利權的保護范圍因技術特征會否被認定為功能性特征而產生很大的不同，從而推動產生一些不必要的爭議，影響權利人行使權利。

　　因此，《解釋二》第8條的征求意見稿（例如第十三稿）有其合理性。在該征求意見稿中，作為對功能性特征的解釋，亦即對功能性特征字面侵權（相同侵權）的標準，是“以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果”；作為針對功能性特征本身的等同原則，亦即對功能性特征等同侵權的標準，是“以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果”。

　　注釋：
　　1.當涉及“等同”時，指的是技術特征。當涉及侵權判定或新穎性創造性、支持問題等審查基準時，指的是權利要求（技術方案）。為行文簡潔，本文不作特意區分。
　　2.國家知識產權局2013年9月26日發布的《專利侵權判定標準和假冒專利行為認定標準指引（征求意見稿）》中，提出了“以基本相同的手段，實現相同的功能，達到基本相同的效果”的標準。但是在國家知識產權局2016年5月通過國知發管字[2016]31號印發給各地知識產權局的《專利侵權行為認定指南（試行）》中，完全未涉及權利要求保護范圍的確定。
　　3.法釋〔2016〕1號第8條采用了“實現……功能或者效果不可缺少的技術特征”的說法，與法釋〔2009〕21號第4條的“功能或者效果的具體實施方式”的說法有所不同。為簡潔起見，本文仍采用“具體實施方式及其等同實施方式”的說法。即使在法釋〔2016〕1號之前，法釋〔2009〕21號第4條采用的“具體實施方式”的說法也并不意味著包含所有不相關的細節。換個角度，即便包含這樣的細節，其等同的范圍必然是很寬廣的，寬廣到跟不考慮該細節一樣。
　　4.為行文簡潔，本文均略去了“本領域普通技術人員”這樣的用語，除非有特別強調之需。
　　5.宋曉明、王闖、李劍：《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）的理解與適用》，載《人民司法.應用》2016年第10期，頁28， 31。
　　6.同前注，頁36。
　　7.北京市高級人民法院2013 年 9 月 4 日下發至北京市屬中級法院和基層法院的《專利侵權判定指南》中，第39條和第54條即已分別體現了與《解釋二》類似的相同侵權和等同侵權判定規則，但從字面上并未排除二次等同。
　　8.170 U.S. 537 (1898).
　　9.閆文軍：《專利權的保護范圍》，北京：法律出版社2007年4月第1版，頁150-151。
　　10.同前注，頁150。
　　11.4 USPQ 2d 1737.
　　12.Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).
　　13.See Kimberly A. Moore, Timothy R. Holbrook, John F. Murphy, Patent Litigation And Strategy, 4th edition, p532.
　　14.《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)及說明(征求意見稿)》（第十三稿），最高人民法院2015年2月發布：第8條第1款及其說明。
　　15.另一部分目的在于排除下面這種情況：不涉及成熟的普通術語，仍然是對功能和效果的描述，但是對于功能和效果的描述足以確定權利要求的保護范圍，例如，審查指南第二部分第九章涉及的軟件領域的所謂功能性限定，很多情況下實為對軟件模塊所欲完成的操作的描述，就有可能符合《解釋二》該但書的規定。信息來源：最高人民法院知識產權庭審判長、《解釋二》執筆人李劍：“最新專利法司法解釋全文解讀”，在中國知識產權研究會“《侵犯專利權糾紛案件司法解釋（二）》與專利訴訟證據運用培訓班”上的講課，北京京燕飯店，2016年4月24日。
　　16.例如《專利審查指南2010》第二部分第二章3.3.3節第8段。
　　17.《專利法》第59條第1款。
　　18.福建省高級人民法院（2008）閩民終字第391號判決書。
　　19.黃從珍編寫：“東莞富增泡棉塑膠有限公司訴福建富增鞋材發展有限公司侵犯專利權糾紛案”，載奚曉明主編：《中國知識產權指導案例評注（上下卷）》，中國法制出版社2011年4月第1版，頁155，163-164。
　　20.尹新天：《專利權的保護》，知識產權出版社2005年4月第2版，頁374。
　　21.同腳注5。該文指出之所以沒有二次等同，主要是考慮到功能性特征字面含義較為寬泛。筆者認為該邏輯并不必然成立。
　　22.同腳注5。該文還指出，“加之大量的實用新型專利授權未經實質審查，如果對于功能、效果適用基本相同，則會不適當地擴張了了專利權的保護范圍”。
　　23.《專利審查指南2010》第一部分第二章7.4節之（9）。
　　24.例如3.2.1節第2段，“開拓性發明可以比改進性發明有更寬的概括范圍。”
　　25.例如腳注5，頁30。